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2019年度商标异议、评审典型案例出炉
2020年04月29日来源:中国市场监管报

  01“外研社”商标异议案

一、基本案情
  异议人:外语教学与研究出版社有限责任企业
  被异议人:深圳市小天才电子有限企业
  被异议商标:
  异议人主要理由:在被异议商标申请注册前,异议人“外研社及图”商标已成为驰名商标,被异议商标构成对异议人驰名商标的模仿,被异议商标的注册和使用会误导相关公众。依据《商标法》第十三条规定,被异议商标应不予核准注册。被异议人未在法定期限内作出答辩。
  经审查,国家常识产权局认为:本案中异议人提交的证据可以证明异议人注册并使用在“书籍、印刷出版物”商品上的第4831675号“”商标经长期使用与广泛宣传具有较高知名度,为相关公众所熟知。被异议商标“外研社”与异议人商标的文字“外研社”文字组合相同,被异议商标的申请注册已构成对异议人商标的抄袭和模仿,被异议商标如予核准注册,易误导公众,致使异议人的利益可能受到损害。因此,被异议商标的申请注册已构成《商标法》第十三条第三款所指之情形。依据《商标法》第十三条第三款、第三十五条规定,“外研社”商标不予注册。
二、案件评析
  本案的争议焦点为被异议商标的注册申请是否构成《商标法》第十三条第三款之情形,涉及驰名商标的保护问题,该条款立法本意是为驰名商标提供一种扩大保护范围的法律手段,因此该条款的适用不能脱离保护之需要。实践中,适用该条款的要件为:一是请求保护的商标事实上具有较高知名度,达到驰名程度;二是诉争商标构成对驰名商标的复制、模仿或翻译;三是易导致消费者混淆或误导公众,致使驰名商标所有人的利益可能受到损害。本案中,异议人提交的证据材料可以证明,异议人外语教学与研究出版社有限责任企业由北京外国语大学于1979年创办,是一家以外语教育出版为特色的综合性学问教育出版机构。异议人“外研社FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS及图 ”商标中的文字“外研社”作为异议人的企业简称,使用近40年。异议人引证商标“外研社FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS及图”最早使用于1997年,已经持续使用21年。异议人受到中宣部、原资讯出版总署、教育部等有关部门表彰,获得“国家一级出版社”“全国优秀出版社”“先进高校出版社”“国家学问出口重点企业”“全国教材先进管理单位”及“全国学问企业30强”等荣誉称号。此外,异议人通过报纸、期刊、网络媒体、展会、培训及赛事等对其商标进行了多方位的大力宣传,异议人“外研社”商标在图书出版行业内具有较高的市场占有率和影响力。基于上述事实,可以认定异议人注册并使用在“书籍、印刷出版物”商品上的第4831675号“”商标经长期使用与广泛宣传具有较高知名度,为相关公众所熟知。被异议商标“外研社”与异议人商标文字“外研社”文字组合完全相同,已构成对异议人商标的抄袭和模仿。被异议商标指定使用的“游戏器具、纸牌”等商品与异议人商标主要使用的“印刷出版物”等商品同属文体用品,销售渠道、消费群体均有重合。被异议商标如予核准注册,易误导公众,致使异议人的利益可能受到损害。综合考虑以上因素,可以认定被异议商标的申请注册已构成《商标法》第十三条第三款所指之情形。
三、典型意义
  本案涉及驰名商标的保护,体现了行政机关准确把握驰名商标保护的法律定位,以保护为导向,对我国高知名度商标进行强有力的保护,维护公平竞争的市场环境。驰名商标制度本质是一种对高知名度商标的法律保护制度。本案中,行政机关立足于驰名商标条款立法本意,从在先商标知名度、双方商标近似程度、相关公众混淆的可能性等角度,充分考虑“外研社”商标扩大保护范围之必要,对“外研社”商标在中国外语图书市场上的知名度在法律上予以认可,并合理扩张保护范围,依法维护驰名商标的品牌价值,助力我国品牌经济的发展。
  02“洛天依LUOTIANYI”商标异议案 
一、基本案情
  异议人:上海禾念信息科技有限企业
  被异议人:喀左汇友食品有限企业(原被异议人:北京天之高品牌管理咨询有限企业)
  被异议商标:
  异议人主要理由:被异议商标“洛天依LUOTIANYI”与异议人在先注册的第10666123号“洛天依”等商标构成使用于类似商品或服务上的近似商标,违反了《商标法》第三十条的规定;“洛天依”作为异议人独创的虚拟角色,经过大量的实际使用已经具有固定且唯一的外观形象和人物设定,在互联网上享有较高知名度,被异议商标的申请注册侵犯其著作权、二次元偶像姓名权及商品化权,违反了《商标法》第三十二条的规定。
  被异议人答辩理由:异议人提供的证据材料不足以证明被异议商标侵犯其商品化权及著作权;双方商标指定使用商品和服务差异明显,不会使消费者产生混淆误认;答辩人没有主观恶意,其申请注册行为符合《商标法》的有关规定。
  经审查,商标局认为:被异议商标“洛天依LUOTIANYI”指定使用商品为第32类“啤酒;制啤酒用麦芽汁”等。异议人引证在先注册第10666123号、第10666122号、第10666139号、第10666138号“洛天依”商标核定使用商品和服务为第9类“已录制盘”、第16类“印刷品”、第28类“游戏器具”、第41类“音乐领域的教育”等。被异议商标指定使用商品与异议人引证商标核定使用商品及服务在功能、用途、销售渠道、服务内容、服务方式等方面区别明显,不属于类似商品及服务,并未构成使用于类似商品或服务上的近似商标。另经查,“洛天依”是上海禾念信息科技有限企业以雅马哈的VOCALOID3语音合成引擎为基础制作的全世界第一款VOCALOID中文声库和虚拟形象。“洛天依”的声库于2012年7月12日第八届中国国际动漫游戏博览会上正式推出。“洛天依”于2016年2月登上湖南卫视小年夜春晚,成为首位登上中国主流电视媒体的虚拟歌手,随后又多次登上湖南卫视跨年晚会与多名歌手合作,获得了较高知名度,与其角色形象建立了直接明确的对应关系。该角色名称“洛天依”并非汉语中常用词组搭配,具有较强独创性和显著性。被异议商标“洛天依LUOTIANYI”与异议人的角色名称相同,易使相关公众认为被异议商标指定使用商品来源于异议人或与其具有特定联系,进而产生混淆误认。在此情况下,被异议人申请注册“洛天依LUOTIANYI”商标的行为不当利用了异议人创立角色的知名度及影响力,损害了异议人“洛天依”角色名称的权益,构成了《商标法》第三十二条规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之情形。依据《商标法》第三十二条、第三十五条规定,“洛天依LUOTIANYI”商标不予注册。
二、案件评析
  根据异议人提供证据,“洛天依”的人物设定是一个灰发、绿瞳,发饰碧玉、腰坠中国结的15岁少女。“洛天依”的性格设定是温柔敏感,偶尔有些天然呆。上海禾念信息科技有限企业于2012年7月12日第八届中国国际动漫游戏博览会上首次推出“洛天依”人物形象和声库。“洛天依”拥有大量的粉丝,异议人提供的“洛天依”官方宣传微博显示“洛天依”拥有256万名粉丝,且带有其名字的超话阅读量达到4.3亿次。“洛天依”除与众多明星艺人在晚会、盛典、栏目等平台共同合作外,还相继代言过肯德基、美年达荔枝味碳酸饮料、维他柠檬茶以及长安奔奔汽车等,享有较高的知名度。该角色名称“洛天依”并非汉语中常用的词语搭配,具有较强独创性和显著性。被异议商标的注册易使相关公众认为被异议商标指定使用商品来源于“洛天依”角色名称相关权益人的系列商品或二者具有某种特定关联。被异议人不当利用了异议人创立角色的知名度及影响力,挤占了“洛天依”角色名称相关权益人基于该角色名称所应享有的商业价值和交易机会。因此被异议商标的注册损害了异议人“洛天依”角色名称权益,构成了《商标法》第三十二条规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之情形。
三、典型意义
  我国采取商标注册制度,按照先申请原则对商标是否准予注册进行审查。商标是区分商品或服务来源的标志,若申请人以牟取不正当商业利益为目的,恶意抄袭他人知名商标、侵犯他人在先权利,破坏标志与权利人已经建立的来源联系,显然违反诚实信用原则,妨碍诚信经营者开展正常的经营活动,背离了商标的内在价值,因此对旨在恶意侵犯他人在先权利或权益的行为,法律应当予以坚决制止。名人姓名容易吸引公众眼球,与名人姓名一样,具有较高知名度的角色名称通常具有较大的潜在商业价值,蕴含应受法律保护的利益。角色名称具有的知名度不是凭空而来,而是相关权益人付出创造性劳动所获得的,其商业价值或商业机会应由相关权益人享有。恶意商标申请人不当利用相关权益人所创立角色的知名度及影响力,挤占角色名称相关权益人基于该角色名称所应享有的商业价值和交易机会,违背了基本的商业道德和行为准则。绝大多数依据《商标法》第三十二条前半段“不得损害他人现有的在先权利”予以保护的角色名称一般为作品中的角色名称。“洛天依”并非文学或艺术等作品中的角色,而是虚拟歌手和虚拟角色,纳入角色名称予以保护,扩大了角色名称的适用范围,本案具有一定的创新性和典型性。
  03“芭啰莎山谷”商标异议案
一、基本案情
  异议人:澳大利亚酿酒业者联合会
  被异议人:烟台蓝图酒业有限企业
  被异议商标:
  异议人主要理由:1.“BAROSSA VALLEY”(芭萝莎谷/巴罗萨谷/巴罗莎谷)是澳大利亚著名葡萄酒产区和澳大利亚官方保护的葡萄酒地理标志之一,同时也是公众知晓的外国地名。2.被异议商标“芭啰莎山谷”与“BAROSSA VALLEY”(芭萝莎谷/巴罗萨谷/巴罗莎谷)的3个常用中文翻译均高度近似,且指定商品为“葡萄酒”等酒类商品。3.被异议人作为酒类产品经营者抄袭、抢注了多个世界知名酒庄名称。被异议商标违反《商标法》第十六条、第十条第一款第(七)项、第十条第二款等规定,被异议商标应不予核准注册。异议人提交的主要证据:1.《1980年澳大利亚葡萄酒和白兰地企业法》节选及翻译。2.《葡萄酒立法修正案(澳大利亚葡萄酒管理局)》2013法案的公证认证文件及翻译。3.《澳大利亚葡萄酒法案2013》节选及翻译。4.经公证认证的澳大利亚葡萄酒管理局签署的授权书。5.中华人民共和国商务部官网《澳大利亚葡萄酒产业与贸易投资概述》。6.澳大利亚葡萄酒管理局官方网站打印的葡萄酒产区“BAROSSA VALLEY”先容。7.澳大利亚葡萄酒管理局网站所示的澳大利亚地理标志名录的公证认证文件。8.芭萝莎/巴罗萨谷/巴罗莎谷的百度词条。9.网络报道先容。10.澳大利亚旅游网站的先容。
  被异议人答辩理由:芭啰莎山谷具有显著性,与“BAROSSA VALLEY”(芭萝莎谷/巴罗萨谷/巴罗莎谷)未构成近似商标,不会造成消费者混淆误认,更不会产生不良影响,被异议商标应予以核准注册。被异议人提交的主要证据:1.产品包装照片。2.销售合同。3.销货清单。
  经审查,国家常识产权局认为:本案中异议人提供的证据可以证明:“BAROSSA VALLEY”是澳大利亚葡萄酒产区之一,位于阿德莱德市的东北侧,是被澳大利亚政府认定的葡萄酒地理标志。被异议商标“芭啰莎山谷”是“BAROSSA VALLEY”中文翻译之一,形成了对应关系,而被异议人并非来自该标志所标示的地区,被异议商标如予核准注册并使用在“葡萄酒”等指定商品上易误导公众,致使消费者对商品的质量等特点或者产地产生误认。依据《商标法》第十条第一款第(七)项、第十六条第一款、第三十五条规定,“芭啰莎山谷”商标不予注册。
二、案件评析
  本案涉及的是国外地理标志保护的问题。我国《商标法》第十六条规定,商标中有商品的地理标志,而该商品并非来源于该标志所标示的地区,误导公众的,不予注册并禁止使用。该条规定主要来源于《与贸易有关的常识产权协议》的有关规定。地理标志由于与商品建立了特定联系,反映了商品的特定产源,在公众中已形成特定质量、信誉或其他特点的认知,如果某商标中含有地理标志,而使用该商标的商品并非来源于该地理标志所指示的地区,其使用可能会使相关公众产生错误认知,因此,该条款的出发点是避免商品产源的误认,以及由此产生的对商品本身质量、信誉等特点的误解。“误导公众”是保护地理标志的必要条件。
  本案中,异议人提交的证据可以证明,“BAROSSA VALLEY”是澳大利亚葡萄酒产区之一,位于阿德莱德市的东北侧,由于天然适宜的自然因素及人文因素的历史沉淀,“BAROSSA VALLEY”成为澳大利亚最著名的葡萄栽培地与酿酒区之一,是澳大利亚政府认可的葡萄酒地理标志。由于“BAROSSA VALLEY”地理标志在我国具有较高知名度,根据中文使用习惯,已形成与之对应中文音译表达,被异议商标“芭啰莎山谷”是“BAROSSA VALLEY”中文翻译之一,形成了对应关系。而被异议人并非来源于该地理标志地区,被异议商标于“葡萄酒;果酒(含酒精);鸡尾酒”等商品上的注册使用容易误导公众,构成《商标法》第十六条第一款、第十条第一款第(七)项所述情形。
三、典型意义
  本案是一起对国外地理标志商标予以保护的异议案件。在经济全球化的趋势下,地理标志作为一项可以增加产品附加值、促进原产地经济和环境可持续发展的常识产权,具有显著的经济价值。各国政府高度重视培育、保护地理标志品牌价值。我国行政机关在涉外地理标志保护的商标确权案件审理中,坚持平等保护中外当事人合法利益的原则,履行国际条约义务,依法保护国内外地理标志商标,维护了公平竞争市场秩序。
  04“汪必昌”商标异议案 
一、基本案情
  异议人:彭令
  被异议人:瞿鹏
  被异议商标:
  异议人主要理由:被异议商标的注册和使用易使公众对商品的来源和质量产生误认,容易产生不良影响,违反了《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项的规定。被异议人未在规定期限内答辩。
  经审查,国家常识产权局认为:在案证据可以证明,汪必昌为清代嘉庆年间御医,所著的《聊复集·怪症汇纂》收录偏方500余种,具有极高的收藏和中医药学研究价值。汪必昌因其医德医术及遗著《聊复集·怪症汇纂》使得其知名度和影响力延续至今,属于已故知名人物。被异议商标指定使用的“中药材;补药;膏剂”等商品所属行业为“汪必昌”姓名具有知名度和影响力的领域。除被异议商标外,被异议人还申请注册了“邓星伯”“曹存心”“张石顽”“曹沧州”等商标。前述人物均为清代名医并著书立说,例如《邓星伯医案八百例》《曹存心医学全书》《张氏医通》《曹沧州医案》等。被异议人在申请注册时明显具有攀附名医知名度、误导公众的主观恶意。被异议商标“汪必昌”易使相关公众认为是医药行业的老字号,与清代名医汪必昌或其后人存在特定关联,从而对商品质量、信誉等特点产生误认,被异议商标的注册违反了《商标法》第十条第一款第(七)项的规定。虽然“汪必昌”为清代御医,但将其作为商标注册和使用尚不致对公序良俗产生负面或消极影响,不属于《商标法》第十条第一款第(八)项规定的情形。依据《商标法》第十条第一款第(七)项、第三十五条规定,“汪必昌”商标不予注册。
二、案件评析
  本案的焦点为被异议商标是否违反《商标法》第十条第一款第(七)项和第(八)项的规定。
  (一)被异议商标是否违反《商标法》第十条第一款第(七)项的规定。
  《商标法》第十条第一款第(七)项规定,带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的商标禁止使用。适用该条款要满足具有“欺骗性”和产生“误认”两个要件。如果仅有欺骗性但不会误导公众则不适用该条款。商标是否属于该条款所指情形,应当以社会公众的普遍认知水平为判断依据。《商标授权确权行政案件审理指南》第8.8条规定:诉争商标标志或者其构成要素与特定行业、地域的已故知名人物姓名、肖像等相同或者近似,并由此导致公众对诉争商标指定使用的商品或者服务的质量、信誉、工艺等特点产生误认的,可以认定属于《商标法》第十条第一款第(七)项规定的情形。
  具体到本案,《人民政协报》刊发的《清代御医汪必昌遗著〈聊复集·怪症汇纂〉研究成果发布》和《(汪必昌)〈聊复集·怪症汇纂〉初期研究大事记》等证据可以证明,“汪必昌”为清代嘉庆年间御医,因其医德医术及遗著《聊复集·怪症汇纂》使得知名度和影响力在中医药行业延续至今,属于中医药行业已故知名人物。被异议人共申请注册了3件“汪必昌”商标,分别指定使用在第5类“中药材;医用营养品”、第30类“枇杷膏;秋梨膏”、第44类“医疗诊所服务;治疗服务”等商品和服务上,与中医药行业密切相关,均是“汪必昌”姓名最具知名度和影响力的领域。被异议人将“汪必昌”作为商标注册,暗示被异议人与御医“汪必昌”或其后人存在特定关联,具有欺骗性,并易使公众认为是中医药行业的老字号,从而对被异议人提供的商品和服务质量、信誉等特点产生误认,致使消费者利益受到损害。
  在适用《商标法》第十条第一款第(七)项时,恶意可以作为考量因素。缺乏恶意因素不妨碍对“欺骗性”和“误认”的认定,但如果存在恶意则可以佐证“欺骗性”和“误认”的存在。本案中,在《人民政协报》刊发汪必昌遗著研究成果相关报道后两天被异议人就申请注册“汪必昌”商标,从时间上看难谓巧合。被异议人多次以清代名医姓名申请注册商标,具有攀附名医知名度的主观恶意。因此可以认定,被异议商标的注册违反了《商标法》第十条第一款第(七)项的规定。
  (二)被异议商标是否违反《商标法》第十条第一款第(八)项的规定。
  《商标法》第十条第一款第(八)项规定,有害于社会主义道德风尚或者具有其他不良影响的不得作为商标使用。该条款中的“不良影响”指对公序良俗造成不良影响。虽然“汪必昌”为清嘉庆御医,但其知名度和影响力仅限在中医药等特定领域内,将其作为商标注册和使用尚未达到扰乱社会公共秩序或损害善良风俗的程度,不属于不良影响的情形。可以认定,被异议商标的注册未违反《商标法》第十条第一款第(八)项的规定。
  (三)区分适用《商标法》第十条第一款第(七)项和第(八)项对已故知名人物姓名予以保护。
  在商标授权确权实践中,一般援引《商标法》第十条第一款第(七)项或第(八)项对已故知名人物姓名予以保护。上述两个条款均属于禁止使用的绝对事由条款。2013年修法前,《商标法》第十条第一款第(七)项在法律实践中较少适用,已故知名人物姓名往往通过适用《商标法》第十条第一款第(八)项获得保护。2013年修法后上述两个条款的适用界限在一定程度上可以划清,但在有些情形下仍然存在竞合。例如,带有欺骗性导致误认的标志同时可能也对政治、经济、学问等秩序产生负面或消极的影响。厘清法条的适用边界,有利于准确适用法律,维护法律适用的一致性。
  就已故知名人物姓名保护而言,应区分适用《商标法》第十条第一款第(七)项和第(八)项:一是区分领域。对经济、学问、体育、娱乐等领域的已故知名人物姓名,一般适用《商标法》第十条第一款第(七)项进行保护。对政治、军事、宗教、民族等领域的已故知名人物姓名纳入《商标法》第十条第一款第(八)项保护范畴。二是区分知名度。即对经济、学问、体育、娱乐等领域的已故知名人物进一步区分知名度。具有很高知名度和广泛社会影响力的已故知名人物姓名适用《商标法》第十条第一款第(八)项予以保护,而适用《商标法》第十条第一款第(七)项时对知名度要求不宜过高,在特定领域具有相当程度的知名度即可。
三、典型意义
  中医药行业的老字号是金字招牌,具有良好的市场号召力。不少商标申请人将已故名医姓名注册为商标,使公众误认为是中医药行业的老字号,从而不当获取市场竞争优势。商标注册机关坚决遏制各类恶意注册行为,切实规范中医药等重点行业的市场竞争秩序。《商标法》第十条第一款第(七)项是规制恶意注册的隐性条款。在商标授权确权实践中,《商标法》第十条第一款第(七)项和第(八)项的适用界限并不清晰,本案就厘清《商标法》第十条第一款第(七)项和第(八)项的适用边界保护已故知名人物姓名进行了有益探索。
  05“松鼠张三峰”商标异议案
一、基本案情
  异议人一:三只松鼠股份有限企业
  异议人二:章燎源
  异议人三:厦门三风企业管理有限企业
  被异议人:福建三五七投资有限企业
  被异议商标:
  异议人一、二主要理由:被异议商标是对异议人一在先注册并使用的“三只松鼠”系列知名商标的模仿,客观上造成了相关公众对被异议商标与“三只松鼠”系列商标的混淆误认。被异议商标的申请注册损害了异议人二章燎源(异议人一的法定代表人)在先使用并具有较高知名度的网络昵称“章三疯”的姓名权,被异议商标应不予核准注册。异议人三主要理由:被异议商标与异议人三在先注册于类似商品上的第14179277号“”商标及第20496054号“”商标构成相同或类似商品上的近似商标,被异议商标的申请注册违反《商标法》第七条、第四十四条第一款的相关规定,带有很明显的主观恶意,足以导致相关公众产生混淆误认,损害异议人的品牌权益。被异议人未在规定期限内答辩。
  经审查,国家常识产权局认为:被异议商标“松鼠张三疯”指定使用在第29类“加工过的坚果;以果蔬为主的零售小吃”等商品上。被异议商标与异议人一在先注册于类似商品上的第10539236号“”、第19820839号“”商标文字构成不同,读音及整体外观区别明显,双方商标未构成使用在类似商品上的近似商标。本案中,异议人二章燎源为异议人一的法定代表人,异议人一、二提供了经公证的 “章燎源”和“章三疯”的网络搜索结果、媒体报道、新浪博客部分文章、异议人一所获荣誉证书等证据。上述材料可以证明:章燎源于2012年创立了三只松鼠股份有限企业,该企业以“三只松鼠”作为核心品牌,主要经营坚果、干果、茶叶等食品的研发、分装及网络销售等业务。章燎源作为异议人一的创始人及法定代表人,以“松鼠老爹_章三疯”作为网名在新浪博客上发表文章,经过广泛的宣传使用,“松鼠老爹_章三疯”已与章燎源产生相互对应关系且在相关行业内具有一定知名度。被异议商标与该名称文字组合方式、呼叫和含义近似,且被异议商标指定使用商品与“坚果”等商品密切相关,此种情形易使相关消费者将“松鼠张三疯”商标指向异议人二(章燎源),从而可能致使异议人二的利益受到损害,因此,被异议商标的注册已构成对异议人二姓名权的侵害。异议人三引证在先注册的第14179277号“”、第20496054号“”商标核定使用在第29类“肉;鱼制食品;鱼罐头;腌制水果”等类似商品上。被异议商标与异议人引证商标文字构成、读音及整体外观有一定区别,未构成使用在类似商品上的近似商标。异议人称被异议商标的申请注册违反诚实信用原则证据不足。依据《商标法》第三十二条、第三十五条规定,“松鼠张三疯”商标不予注册。
二、案件评析
  本案焦点主要在于被异议商标是否构成《商标法》第三十二条所指“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的情形,即是否造成了对他人姓名权的侵害。实践中侵害姓名权的常见情形是将他人的姓名,特别是知名人物的姓名申请注册为商标。姓名包括本名、笔名、别名、网名等。本案中,异议人二章燎源以“松鼠老爹_章三疯”作为网名进行推广和宣传,在相关领域和消费者中具有一定知名度。而且,章燎源创立了三只松鼠股份有限企业并担任法定代表人,该企业的“三只松鼠”系列商标经宣传和使用,在“坚果、干果”等相关商品上具有较高知名度。因此,虽然被异议商标与异议人二的网名“松鼠老爹_章三疯”并非完全相同,但被异议商标中“张三疯”与“章三疯”读音相同,三字中仅首字不同;“松鼠”与异议人一的企业名称和商标的核心词语“三只松鼠”构成近似。被异议商标指定使用的商品与异议人一主营商品具有较强的关联性。基于异议人一、二的特定关系,被异议商标的组合方式足以使相关公众将该商标指向异议人二,进而造成混淆并可能致使异议人一、二的利益受到损害。
三、典型意义
  姓名权是指自然人享有的决定、变更和使用其姓名的权利。在后申请的商标损害在先姓名权的认定条件在《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》中有所体现,通过本案亦可见一斑。首先,判断是否侵害姓名权的前提应是相关公众容易将系争商标指向姓名权人或者与姓名权人建立对应联系,既包括系争商标与他人享有姓名权的特定名称完全相同,也包括虽然系争商标与该特定名称在文字构成上有所不同,但反映了其主要姓名特征,在相关公众的认知中指向该姓名权人的情形。其次,应考虑该自然人享有姓名权的特定名称的知名程度。如果该自然人享有姓名权的特定名称在我国相关公众中具有长期、广泛的知名度,相关公众熟悉并且普遍以该特定名称指代该自然人,二者之间已经建立起稳定的对应关系,那么相关公众更容易认为标记有该特定名称的商品系经过该自然人许可或者与该自然人存在特定联系。最后,还可以考虑系争商标申请注册的商品或服务与主张姓名权的自然人所从事或涉及领域的关联程度。对于姓名权的保护包括对人身权益中所蕴含经济利益的保护,其他主体基于避免混淆误认应合理避让。明知为他人的姓名却基于恶意攀附他人商誉的目的申请注册商标,应当认定为对他人姓名权的侵害。
  《商标法》规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的立法目的是为了解决权利冲突,维护在先权利人利益,制止商标不当注册。商标实质审查难以甄别出申请注册商标损害他人除商标权以外的其他在先权利等情形。在异议审查程序中,在先权利人可以主张其权利,陈述反对被异议商标获准注册的事实与理由,维护自身的合法权益。
  06第3746575号“施崋洛及图”商标无效宣告案
一、基本案情
  第3746575号“施華洛及图”商标(以下称争议商标)由杨奕国(本案原被申请人)于2003年10月9日申请注册,后于2006年1月21日获准注册,核定使用在第41类“婚纱摄影、婚纱录影、摄影”等服务上,经续展现在专用权有效期内;2019年由商标局核准转让予北京雅姿妃学问发展有限企业,即本案被申请人。
  申请人于2018年4月27日对争议商标提出无效宣告申请,主要理由为:一、申请人在本案中提出了新的理由及新证据,并未违反一事不再理的规定。二、申请人是国际知名的水晶珠宝供应商,在争议商标申请日前,申请人“施华洛世奇”“SWAROVSKI”商标获得了极高知名度,为消费者熟知,争议商标是对申请人第385013号“施华洛世奇”商标(以下称引证商标)的恶意抄袭和模仿,损害申请人利益。依据2001年《商标法》第十三条第二款、第四十一条第一款等规定,请求宣告争议商标无效。
  对此,原被申请人答辩称:争议商标经使用在婚纱摄影行业具有较高知名度,争议商标指定服务与引证商标核定使用商品不属于类似商品和服务;争议商标并无抄袭、模仿他人商标的恶意。原被申请人请求维持争议商标注册。
二、案情解析
  1.申请人在本案主张的事实和理由较之在商评字【2010】第30947号无效宣告裁定书中的事实和理由,增加了以下主要理由:(1)被申请人注册争议商标违反了2001年《商标法》第四十一条第一款的规定。(2)增加了证明引证商标知名度及实际使用中具有攀附其商标主观故意的证据材料。故国家常识产权局在本案中适用一事不再理条款的例外,基于新的事实和理由受理本案。
  2.《商标法》第四十五条第一款规定,申请人以《商标法》第十三条之规定宣告争议商标注册无效的期限为自商标注册之日起五年内,但对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。根据申请人提交的证据以及国家常识产权局查明的事实可知,在争议商标申请注册之前申请人的“施华洛世奇”“施华洛”等品牌商品有数十家国内知名报刊、网站等媒体进行宣传报道,且引证商标在人民法院相关判决书中亦被认定已为相关公众所熟知,在原商标评审委员会作出的多件无效宣告裁定中亦有此认定。故本案认定引证商标指定使用在“宝石”商品上已为相关公众所熟知,争议商标构成对引证商标的复制、模仿;争议商标核定使用的婚纱摄影等服务与引证商标核定使用的宝石等商品存在一定关联性;原被申请人在实际使用中具有攀附申请人高知名度商标的主观故意,已在法院生效判决中予以确认。争议商标使用在指定服务上易使消费者误认为其指定服务来源于申请人或与申请人之间存在密切关联,损害申请人权益。因此,本案中判定争议商标的注册违反了2001年《商标法》第十三条第二款的规定。
三、典型意义
  1.关于“一事不再理”原则在评审案件中的适用。《商标法实施条例》第六十二条规定:商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或决定的,任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。“一事不再理”原则,是行政行为既判力的体现,国家常识产权局裁决应受到该原则的限制,上述条款的适用主要基于“相同的事实和理由”,但在行政裁决中,如果出现了“新的事实和理由”,则不受该原则的限制。新的事实应该是以新证据证明的事实,新证据应该是在原裁定或决定之后新发现的证据,或者确实是在原行政程序中由于客观原因无法取得或在规定的期限内不能提供的证据。
  新事实的认定,主要考虑以下两点:再次申请中提交的个案证据不同于前案证据;新提交的证据直接影响到《商标法》实体条款的适用,对案件审理结果具有实质性影响。由此可见,证据上的差异构成“不同事实”是“一事不再理”原则适用中的核心问题。具体到本案,申请人增加了证明其商标知名度的事实及原被申请人实际使用中具有攀附其商标主观故意的证据材料,对案件实体性结论的判断具有实质性影响,申请人在本案中亦提出了新的理由,故本案不受“一事不再理”原则的限制。“一事不再理”原则是对当事人权利义务影响重大的法律原则,对此评审实践中既应注意适用该原则维护行政行为的确定性,又应合理把握适用尺度,充分保障当事人在个案中的实体权利得到保护。 
  2、关于超五年适用复制、模仿、翻译为相关公众所熟知商标的条款中恶意的判定。为平衡权利人的合法权益及维护注册商标的稳定性,我国《商标法》对提起无效宣告的主体资格以及提起的期间都进行了严格限制,自商标获准注册五年后在先权利人或利害关系人原则上不能依据《商标法》第十三条提出无效宣告申请。上述情形亦有例外规定,即对恶意注册的,为相关公众所熟知商标的所有人不受五年的时间限制。超五年适用该条款,核心为对于恶意的认定。该种恶意应是具有以此注册商标攀附他人较高声誉商标、牟取不正当经济利益等明显恶意意图。具体到本案中,国家常识产权局充分考虑了原被申请人在实际使用中具有攀附他人高知名度商标的主观恶意以及在先商标的知名度等因素,从而对原被申请人具有恶意行为作出认定。适用该条款是对为相关公众熟知商标加大保护力度的体现,体现了商标行政主管机关对于故意攀附他人商标知名度及商誉的严格规制,对于促进市场经济健康有序发展,打击恶意注册,维护当事人权益等具有积极作用。
争议商标:

 引证商标:

  07第31473360号“JOY@ABLE”商标驳回复审案
一、基本案情
  申请人:郑州易值科贸有限企业
  (一)驳回理由
  该申请人短期内提交了大量注册申请,明显超出正常经营活动需要,缺乏真实使用意图,亦扰乱正常的商标注册秩序。根据《商标法》第四条、第三十条的规定,国家常识产权局决定驳回上述商标注册申请。
  (二)国家常识产权局裁定
  经复审认为,申请人作为商标注册人,在全部45个商品及服务类别上共注册了929件商标,其中2018年至2019年不足9个月的时间内就申请注册了500余件商标。申请人短期内大量申请注册商标的行为明显超出了生产经营的正常需要。申请人关于其近期商标申请均为其实际使用商标扩展注册的复审理由与其实际申请行为及商标的构成情况不符,不能说明其注册行为具有合理性和正当性。因此,申请商标已构成《商标法》第四条所指情形。
  依照《商标法》第四条、第三十条和第三十四条的规定,国家常识产权局裁定如下:申请商标在复审服务上的注册申请予以驳回。
二、案情解析
  (一)《商标法》第四条的适用意义
  商标的本质属性在于区分商品或服务的来源,商标权的授权基础凝结在使用积累形成的商誉上。但自2017年降低商标申请注册费用以来,商标售卖高收益与注册低成本之间的巨大利润率,催生某些市场主体为了牟取不正当利益,将注册商标变成一项投资工作;利用商标转让制度,囤积商标作为投资,从而收取高额的转让费用,使得商标注册制度被异化为一种新型的商业模式。该行为动摇了《商标法》的授权基础,不正当占用了社会公共资源,损害了公众利益,扰乱了正常的商标注册秩序。在审查及审理过程中,适用《商标法》第四条的目的就是打击商标囤积这种典型的恶意注册行为,使商标回归其本质,从而营造良好的营商环境。
  (二)《商标法》第四条的适用要件
  在案件审理过程中,第四条的适用要件主要把握不以使用为目的和恶意这两点,重点考虑以下几个方面:
  首先,申请人的具体情况。依据申请人的复审理由和证据,审查其经营范围、实际状况、行业特点,初步判定其商标注册申请是否符合生产经营活动的实际需要、是否具有真实的使用意图,以区分商标囤积、商标储备及防御性注册。防御性注册虽缺乏使用意图,但其基于主动保护目的,应无恶意。而商标储备一般具有真实的使用意图。就本案而言,申请人是一家贸易企业,但其申请注册的商标涵盖了商品及服务区分表中所有的类别,明显超出了其正常的经营范围,也和其行业特点、企业的实际经营情况不符。这种申请注册行为不具备防御性注册或商标储备的合理性。
  其次,考虑申请人的商标申请注册量及申请注册的类别跨度和时间跨度。数量只是考察因素中的基本考量因素,但并没有机械的定量要求,更应同时参考商品及服务类别的跨度以及是否涉及某些行业专业属性或资质要求较强的特定类别等其他因素综合考虑,来推定申请人商标注册在数量上是否具有合理性。就本案而言,申请人名下共有929件商标注册申请,注册申请涉及45个不同的类别,其中还包含了有较强行业属性及资质要求的特殊类别,如第1类工业用化学品等商品、第36类保险咨询等服务、第38类无线广播服务等。特别是其中500多件商标申请注册的时间段集中在2018年5月至2019年1月期间,上述注册行为在量上的合理性也难以说明。
  再其次,综合分析申请人名下商标的标识构成。这里主要是分析商标有没有合理的来源。目前在审理实践中,重点关注大量模仿、抢注他人驰名商标或较高知名度商标,大量抢注知名人物姓名、知名企业商号,大量囤积地名、风景区名称、山川名称等公共资源,以及针对同一企业驰名商标或其他较高知名度商标反复恶意抢注等行为。
  最后,申请人的抗辩理由。申请人若能有证据证明其申请的商标具有使用的目的,有合理来源,没有主观恶意,则不构成《商标法》第四条的相关情形。本案中,申请人在复审理由中称,其企业的主商标为“赏目”“悦能”,均为服装品牌,申请人申请注册的商标均为上述商标的扩展注册,且申请人强调自己并没有商标售卖行为。经审理认为,第一,申请人在其所有的900多件商标中,“赏目”及“悦目”系列商标仅占其商标总数的一小部分,申请人在其他不同类别还大量注册了“鱼小双”“把美”“万赏”等商标,上述商标均与其自称的主商标没有直接关系。第二,申请人还大量申请注册了“V++”“J++”“Q++”等简单字母及符合组合的商标,以上商标不符合商业使用习惯,也无法说明其注册的合理性。申请人将其申请注册大量商标的行为说明为其主商标的扩展注册,与事实不符。第三,并不能以申请人有无商标售卖行为来当然推定申请人的行为系属正当。申请人的商标注册申请及对其名下商标权的处分是一个动态过程,商标售卖只是其中最直接的一种明确不以使用为目的、具有恶意的表现形式。故申请人的理由不属于合理的抗辩事由。
三、典型意义
  《商标法》第四条的适用需要慎重把握“不以使用为目的”及“恶意”两个要件,适用时综合考量以下几点:申请人的具体情况、申请人的商标申请注册量及申请注册的类别跨度和时间跨度、申请人名下商标的标识构成及申请人是否有合理的抗辩理由。
  申请商标:
  08第16676428号“一只酸奶牛”商标无效宣告案
一、基本案情
  第16676428号“一只酸奶牛”商标(以下称争议商标)由成都离岸商务服务中心(即本案原被申请人)提出申请注册,指定使用在第43类备办宴席、咖啡馆等服务上,经初步审定并公告后,本案申请人在法定期限内提出异议申请,2017年9月28日原国家工商总局商标局裁定申请人所提异议理由不成立,争议商标准予注册,原被申请人于2017年12月11日向原国家工商总局商标局提出争议商标转让申请,2018年4月20日经核准转让给梁英(即本案现被申请人)。
  申请人以原被申请人营业执照的经营范围中包含“常识产权代理服务”,但争议商标指定使用的服务不属于“商标代理”服务所属群组;争议商标是以不正当手段抢先注册他人在先使用并具有一定影响力的商标;争议商标的注册已经造成市场秩序的紊乱,致使真正权利人受到损害为由,根据《商标法》第七条、第十九条第四款、第三十二条、第四十五条第一款的规定,提出争议商标无效宣告请求。
二、案件解析
  本案中,原被申请人成立于2007年11月7日,经营范围包括:社会经济咨询(不含投资咨询)、常识产权代理服务、会议及展览服务(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2017年12月20日出资方式变更后,其经营范围变更为:社会经济咨询(不含投资咨询)、会议及展览服务、翻译服务、机构商务代理(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。原被申请人在2015年4月9日向商标局申请注册争议商标时,其经营范围包括“常识产权代理服务”。
  申请人于2017年10月17日对争议商标提出无效宣告请求,原被申请人于2017年12月11日向商标局提出争议商标的转让申请,2017年12月20日经成都市锦江区市场和质量监督管理局核准进行出资方式变更后,其经营范围中删除了“常识产权代理服务”。2018年4月20日经商标局核准,争议商标由原被申请人转让至现被申请人。
  根据《商标法实施条例》第八十四条的规定,《商标法》所称商标代理机构,包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。具体到本案,争议商标自2015年4月9日申请注册之日至2017年12月20日变更经营范围之时一直属于原被申请人所有,原被申请人企业经营范围涉及“常识产权代理服务”,而商标代理属于常识产权代理服务。因此,原被申请人主体应属于“经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构”的范畴。争议商标并非指定使用在常识产权代理服务上。故原被申请人申请注册争议商标的行为已构成《商标法》第十九条第四款所指情形。
三、典型意义
  本案涉及《商标法》第十九条第四款,典型意义在于:争议商标在本案审理前由经营范围包含“常识产权代理服务”的原被申请人转让给不包含“常识产权代理服务”的本案被申请人;原商标注册人的经营范围包含的经营项目为“常识产权代理服务”,并非与《商标法》第十九条第四款表述中相一致的商标代理机构,亦未在商标局备案;原商标注册人在本案审理时已经删除“常识产权代理服务”。
  《商标法》第十九条第四款规定“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标”,该规定系对商标代理机构申请注册商标的限制性规定,即经合法登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所均不得从事与其商标代理服务以外的其他商标的申请注册或受让服务。原被申请人在注册申请争议商标时的经营范围包括“常识产权代理服务”,“常识产权代理服务”包括了专利、商标、版权等代理服务,故其属于《商标法》第十九条及《商标法实施条例》第八十四条第一款所规定的“经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构”。商标局于2015年1月1日作出的《关于对商标代理机构申请商标注册的审查决定的说明》,其中涉及“如未在商标局备案的商标代理机构申请注册的商标被初步审定或被核准注册,任何人可以通过异议程序或商标注册无效程序要求不予核准注册或宣告无效该注册商标无效”。由此可见,是否在商标局备案并非认定商标代理机构的必要条件。虽然至本案审理时,原被申请人的经营范围已发生变更,不再包括“常识产权代理服务”,但不能改变争议商标申请时原被申请人属于商标代理机构的事实,否则将使《商标法》第十九条第四款防止商标代理机构恶意抢注、维护商标注册秩序的立法目的落空。(2018)京73行初11936号北京常识产权法院行政判决书支撑了商标局裁定。
  争议商标:
  09第14207876号“沪江”商标系列无效宣告案
一、基本案情
  申请人:上海理工大学
  被申请人:沪江教育科技(上海)股份有限企业
  争议商标:第14207876号“沪江”商标、第17656015号“沪江网校 HJCLASS.COM及图”商标、第5700432号“沪江英语”商标(以下称争议商标一、二、三)
  争议商标一、二由被申请人分别于2014年3月19日、2015年8月13日申请注册,2017年8月21日、2017年9月7日获准注册;争议商标三由伏彩瑞于2006年11月3日申请注册,2013年9月28日核准注册,该商标于2015年8月21日转让给被申请人。3件争议商标核定使用在第41类“教育;培训”等服务上。后上述3件争议商标被申请人提出无效宣告申请。
  申请人主要理由:一、“沪江”是申请人前身“沪江大学”校名的一部分,申请人合法承继沪江大学。二、被申请人法定代表人伏彩瑞在申请人外语学院就读期间参与申请人投资建设的“沪江语林网”工作。伏彩瑞与申请人之间具有特定关系,争议商标违反了《商标法》第十五条第二款规定。三、争议商标损害了申请人“沪江”知名服务特有名称权,是对申请人在先使用并具有一定影响的商标的恶意抢注。争议商标违反了《商标法》第三十二条规定。综上,申请人请求宣告争议商标无效。
  被申请人答辩主要理由:一、伏彩瑞创建“沪江网”的前身“沪江语林”,2003年“沪江网”正式上线,经宣传及使用,“沪江”已具有一定知名度。二、沪江大学于1952年解散,申请人沿用的是沪江大学的原址,无继承关系。三、“沪江语林网”从始至终属于伏彩瑞个人。伏彩瑞曾义务用网站为申请人外语学院设立专栏,但并不意味着该网站就是申请人的。伏彩瑞创办沪江网后与申请人及其外语学院保持合作关系,且伏彩瑞被申请人评为杰出校友。争议商标未违反《商标法》第十五条第二款规定。四、申请人对于“沪江”标识并无任何在先权益,沪江并非申请人字号,且争议商标不存在抢注情形。综上,请求维持争议商标的注册。
  申请人质证请求对本系列案件口头审理。
二、口审处理
  国家常识产权局在了解案情的基础上,考虑双方当事人均提交大量证据,且案情较为复杂,决定对“沪江”系列商标无效宣告案件进行口审。2019年9月19日,国家常识产权局在上海商标审查协作中心对本系列案件口头审理。双方当事人就争议焦点进行充分的说明和辩论,并提供相关证据。
三、裁定结果
  国家常识产权局经审理认为,沪江语林网系申请人外语学院发起建设,申请人予以资助,并指派教师引导、监督。伏彩瑞等学生为网站主要操作员。伏彩瑞以个人名义注册网站域名并运营维护,媒体进行了相关报道,申请人并未对此提出异议。申请人还将伏彩瑞在其校友网中进行宣传,并与被申请人之间有合作。前述事实表明在被申请人注册“沪江”商标前,申请人对伏彩瑞宣传“沪江语林”及使用“沪江英语”的行为持默许态度。此外,申请人与“沪江大学”具有历史渊源,“沪江”为其在教育等服务上在先使用的未注册商标。伏彩瑞作为申请人的学生对此知晓。故被申请人将争议商标一“沪江”注册在教育等服务上违反了2013年《商标法》第十五条第二款的规定。争议商标二、三与“沪江”一词整体存在差异,被申请人提交的证据能够证明争议商标二、三在网络教育领域获得了一定知名度和市场声誉,并与被申请人形成对应关系。国家常识产权局认为,争议商标二、三未违反2013年《商标法》第十五条第二款的规定。
四、典型意义
  商标评审案件的口审按惯例,当事人双方须前往北京参加口审,本系列案件的口审系在京外进行商标评审案件巡回评审,也是开展商标评审案件巡回评审试点工作的一次尝试。巡回评审以便民利民为目的,节省当事人维权时间、维权成本,运用口头审理与书面审理相结合的方式,查明案件事实,保障当事人合法权益。
  本系列案件重点、难点在于双方当事人特定关系的认定,以及争议商标与申请人在先使用商标近似程度的判定。
  本系列案件中,国家常识产权局对2013年《商标法》第十五条第二款的“其他关系”作出扩张说明,即是否属于本款所规定的其他关系,应限定为与合同业务往来等性质相近的关系,但不限于商业关系或者职务、身份关系。对“其他关系”作出扩张说明,是对扩大当事人维权范围的体现,可有效遏制商标抢注行为,维护市场经济秩序。 
  2013年《商标法》第十五条第二款的立法目的是维护诚实信用原则,制止不公平竞争。从本系列案件审理来看,恶意的判定是争议商标与申请人在先使用商标近似程度判定的重要衡量标准。国家常识产权局考虑到“沪江语林”网的创办,申请人与伏彩瑞都投入了人力物力,被申请人基于沪江语林网创办沪江网校并无恶意,且沪江英语、沪江网校已具有一定知名度和影响力,亦考虑到申请人与“沪江大学”的历史渊源和其对“沪江”商标的在先使用情况,沪江文字不宜为一家独占,申请人及被申请人宜在附着明显区别部分的情况下合理使用“沪江”文字,才能够起到区别服务来源的作用,不会造成公众混淆误认。综上,在涉及特定关系人的案件时,应当结合2013年《商标法》第十五条第二款的立法目的,遵循诚实信用原则,保护在先权利,制止不公平的竞争行为。

  10第12055673号“TOEFL”商标无效宣告案
一、基本案情
  申请人:美国教育考试服务中心
  被申请人:南京筑梦堂教育咨询有限企业
  争议商标:第12055673号“TOEFL”商标
  (一)当事人主张
  争议商标是对申请人已在中国注册的驰名商标“TOEFL”“托福”商标(以下称引证商标一、二)的翻译和复制。综上,依据《商标法》第十三条第三款等规定,请求宣告争议商标的注册无效。
  (二)国家常识产权局裁定
  据查明的事实及申请人提交的证据显示,在争议商标申请注册之前,引证商标一、二已在发展管理英语语言能力测试以及关于语言熟练程序、语言技能和语言学习的考试服务上为相关公众所熟知。争议商标“TOEFL”与“TOEFL”商标及中文“托福”相同,构成对引证商标一、二的复制、模仿、翻译。被申请人将其相同的商标申请注册在饭店等服务上,易减弱申请人商标的显著性,致使申请人的合法利益可能受到损害。因此,被申请人注册争议商标的行为已构成《商标法》第十三条第三款所指的情形。
  依照《商标法》第十三条第三款,第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,国家常识产权局裁定如下:争议商标予以无效宣告。
二、案情解析
  (一)驰名商标是指在中国为相关公众所熟知的商标
  驰名商标是指在中国为相关公众所熟知的商标,相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或服务有关的消费者、生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。就本案而言,申请人主张的“托福”商标的相关公众包括教育从业人员、学生、家长及其他英文学习者等,考量商标的知名度主要考察在上述相关公众中申请人商标的知名程度情况。
  明确了知名度所指向的对象以后,需要审查具体案件中提交的证据能否证明商标已为公众所熟知。对知名度证据的认定,主要从以下几个方面考量:相关公众对该商标的知晓程度,商标宣传工作的持续时间、程度和地理范围,该商标作为驰名商标受保护的记录等。在审查过程中,可以根据申请人提交的上述证据进行综合判定。但如若不能满足上述全部条件,申请人提交的在案证据足以证明该商标在市场上享有较高声誉的,也可以认定该商标已为公众所熟知。本案中,依据申请人提交的相关报道及先容可知,申请人1981年被引入中国大陆地区;申请人提交的宣传资料可以证明申请人的商标自进入中国大陆地区以来一直进行持续不断的宣传及推广;申请人提交的托福考试考点列表可以证明申请人的考试网点遍及全国大部分省市及地区,且其考试网点的不断增加及报考人数的不断增长,可以证明其影响力及知名度在持续不断提高。综合申请人全部证据可以证明,申请人的“托福”商标、“TOEFL”商标于2013年1月16日争议商标申请注册前已为相关公众所熟知。
  (二)复制、模仿或者翻译他人驰名商标的判定
  复制是指系争商标与他人驰名商标相同;模仿是指系争商标抄袭他人驰名商标,沿袭他人驰名商标的显著部分或者显著特征;翻译是指系争商标将他人驰名商标以不同的语言文字予以表达,且该语言文字已与他人驰名商标建立对应关系,并为相关公众广为知晓或者习惯使用。就本案而言,争议商标为纯英文商标“TOEFL”,与申请人主张驰名的“TOEFL”商标完全相同,构成复制。
  (三)依据混淆及误导的可能性判定驰名商标的保护范围
  对已注册驰名商标的保护范围可以延及非类似的商品或服务上,但并不意味着可以无条件地及于全部的商品或服务类别,而应当综合考量双方商标标识之间的近似程度以及驰名商标的独创性、驰名商标的知名程度、双方商标指定使用的商品及服务之间的关联程度等因素,以容易误导公众、致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害为前提。这里的误导是指系争商标足以使相关公众认为其商标与他人驰名商标具有相当程度的联系,而减弱驰名商标的显著性;或系争商标的注册可能贬损驰名商标的市场声誉;或系争商标的注册使用可能不正当利用驰名商标的市场声誉。就本案而言,被申请人作为教育咨询企业,其与申请人均从事教育培训服务行业,被申请人接触到申请人商标的可能性很大。被申请人在明知申请人商标的情况下,申请注册与其为相关公众所熟知商标相同的商标,具有明显的主观恶意。争议商标申请注册在饭店等服务上,易减弱申请人商标的显著性,致使申请人的合法利益可能受到损害。
三、典型意义
  对驰名商标的保护,应从保护驰名商标持有人利益和维护公平竞争及消费者权益出发,对可能利用驰名商标的知名度和声誉,造成市场混淆或者公众误认,致使驰名商标持有人的利益可能受到损害的商标注册行为予以禁止。对已注册驰名商标非类似商品或服务上的保护,应综合考量双方商标标识之间的近似程度以及驰名商标的独创性、驰名商标的知名程度、双方商标指定使用的商品及服务之间的关联程度等因素,以容易误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害为前提。

  (内容由国家常识产权局商标局提供)
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